Leitfaden
Ausgründungen aus dem IFW Dresden

Hier finden Sie einen umfangreichen Leitfaden mit Verweisen auf alle relevanten Dokumente zum Vorgehen bei geplanter Ausgründung aus dem IFW. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Lesezeit! 

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangsituation und relevante Dokumente

Im Leitbild des IFW Dresden ist verankert, dass Schutzrechte gegenüber regionalen, nationalen und europäischen Unternehmen angeboten werden sollen, damit Ideen und Erkenntnisse bzw. Forschungsergebnisse als Innovation wirksam werden können. Dies schließt auch die Unterstützung von Ausgründungen aus dem IFW Dresden ein, da in diesen Fällen die Innovationen und Schutzrechte gegenüber Beteiligten unmittelbar verwertet werden, die für das IFW Dresden tätig sind bzw. waren. Die Innovationen werden so bei Know-how-Trägern des IFW Dresden unmittelbar wirksam.

Vor diesem Hintergrund soll der nachfolgende Leitfaden Orientierung und eine rechtliche Einordnung für die Themen und Aufgaben bieten, die sich im Zusammenhang mit Ausgründungen aus dem IFW Dresden stellen. Dabei bilden einerseits nationale Regelungen sowie Vorschriften der Europäischen Union sowie andererseits interne Dokumente des IFW Dresden (Leitfäden, Satzungen oder Institutsanweisungen etc.) und der Leibniz-Gemeinschaft den rechtlichen Rahmen. In diesem Leitfaden sind folgende internen Dokumente bei der rechtlichen Betrachtung berücksichtigt worden:

Zu beachten ist, dass nach den internen Vorgaben aus den Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ geben einen Überblick über die von der Leibnitz-Gemeinschaft angebotenen Unterstützungsleistungen zur Förderung von Mitarbeiterausgründungen. Die möglichen Leistungen umfassen Beratungsdienstleistungen und eine Vielzahl an Unterstützungsdienstleistungen im Bereich personeller, infrastruktureller und unternehmensbezogener Förderung sowie der Unternehmensbeteiligung. Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ wurden auf Basis der „Vorschläge zum Katalog für Unterstützungsmaßnahmen zu Mitarbeiterausgründungen“ der Leibniz- Gemeinschaft (Beschluss des Präsidiums vom 14. Oktober 2014) sowie der Leitlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 01. Juni 2012 zur „Beteiligung von Forschungseinrichtungen an Ausgründungen zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers“ beschlossen. bzw. der Institutsanweisung Unterstützungsleistungen für Ausgründungen vom 1. Januar 2021 Mit der „Institutsanweisung Gewährung von Unterstützungsleistungen für Ausgründungen“ (kurz IA Ausgründung), Stand Dezember 2020, legt das Leibnitz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (kurz IFW Dresden) fest, welche Unterstützungsleistungen Ausgründungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vorstandsmitgliedern des IFW Dresden in der Gründungsphase gewährt werden können. des IFW Dresden (nachfolgend: IA Ausgründung) Unterstützungsleistungen für Ausgründungen nur in Betracht kommen, wenn nachfolgende Voraussetzungen vom Gründungsteam erfüllt werden:
  • Die Produkte und/oder Dienstleistungen der Ausgründung sollen auf dem Know-how des IFW Dresden beruhen und/oder stehen mit seinen Forschungsaktivitäten in enger Beziehung.
  • Es werden die Vorschriften zur Vermeidung von Interessenkollisionen eingehalten (siehe dazu Ziff. 9).
  • Die Ausgründung verfügt über einen Businessplan, einschließlich eines Wirtschaftlichkeitskonzepts.
  • Die Geschäftsgründungsidee ist innovativ und marktwirtschaftlich erfolgversprechend.
  • Die Beziehungen zwischen den Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern sind vertraglich eindeutig schriftlich geregelt.
  • Die Ausgründung darf nicht im Widerspruch zu den Zielen des IFW stehen.

2. Identifikation relevantes IP und Zuordnung - Erstgespräch

Regelmäßig ist das Ausgründungsteam daran interessiert, sowohl Schutzrechte bzw. Lizenzen als auch Know-how umfassend für die Zielgesellschaft zu erwerben, um die Innovation mit dem zu gründenden Unternehmen größtmöglich zu verwerten. Um aber eine Transparenz darüber zu schaffen, welche Schutzrechte bzw. Lizenzen überhaupt für die Übertragung in Betracht kommen, ist in einem ersten Schritt festzustellen, welches IP für die Ausgründung konkret benötigt wird. Danach muss geprüft werden, ob das IFW Dresden über dieses IP verfügen kann oder nicht etwa Beschränkungen einer Rechtseinräumung entgegenstehen.

a) Schritt 1: Identifikation von relevantem IP und Erstgespräch

Gemeinsam mit dem Gründungsteam sollte so frühzeitig wie möglich geklärt werden, welches IP für eine eventuelle Ausgründung benötigt bzw. von dem Gründungsteam in Anspruch genommen werden soll. Dabei meint das für eine Ausgründung relevante IP nicht etwa nur
  • Patente und Gebrauchsmuster.

Von zunehmender Bedeutung sind vielmehr auch andere Schutzrechte, wie

  • Urheberrechte und deren verwandte Leistungsschutzrechte an bspw. Datenbanken und Software,
  • Know-how, Forschungsdaten und Arbeitsergebnisse der Entwicklungsstufen, die noch nicht in Form eines Schutzrechtes angemeldet werden können,
  • aber auch Designs, Marken und sonstige Kennzeichen.
Regelmäßig wird bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Abschluss eines sogenannten Non-Disclosure-Agreements (NDA) zwischen dem IFW Dresden und dem Gründungsteam empfohlen, um die Geheimhaltung einerseits von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen Ein Geschäftsgeheimnis, umgangssprachlich auch häufig Betriebsgeheimnis genannt, liegt nach § 2 Nr. 1 Geschäftsgeheimnisgesetz (kurz GeschGehG) vor, wenn eine Information geheim und damit von wirtschaftlichem Wert ist, sie Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist und wenn an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses Dritte von der widerrechtlichen Aneignung und Verwendung der geschützten Informationen ausschließen. Dem Inhaber stehen gegen den Rechtsverletzer unter anderem Ansprüche auf Unterlassung, Schadenersatz und Vernichtung zu (§§ 6 bis 8 GeschGehG). Aber auch ohne die Voraussetzungen des GeschGehG zu erfüllen, stellt geheimes (betriebliches) Know-how einen wirtschaftlichen Wert für den Inhaber dar, welches der Inhaber auch an Dritte übertragen oder Dritten im Rahmen einer Lizenzierung zur Nutzung überlassen kann. sowie Umfang und Bestand der Forschungs- und Entwicklungsergebnisse des IFW Dresden und andererseits der Geschäftsidee des Gründungsteams zu gewährleisten. Denn das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen sieht zwingend vor, dass Inhaberin und Inhaber des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses angemessene Maßnahmen zur Geheimhaltung dieser ergreifen muss, anderenfalls verlieren sie den Schutz aus diesem Gesetz. Der Abschluss eines NDA dient der Absicherung, dass geschütztes Wissen nicht unberechtigt an Dritte gelangt. Gleichzeitig muss das NDA so gefasst sein, dass das Gründungsteam auch die Möglichkeit haben muss, mit Dritten in den Austausch zu treten, etwa wenn es um Gespräche mit möglichen Investorinnen und Investoren für die Ausgründung geht.
Folgende Aspekte werden regelmäßig in einem NDA geregelt:
  • Präambel (Stand der Gespräche)
  • Konkrete Definition der vertraulichen Informationen (v.a. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Geschäftsidee) und ihre Ausnahmen
  • Umfang und Inhalt der Pflicht zur Geheimhaltung und Schutzmaßnahmen und betroffene Personen (Regelfall: need-to-know-Prinzip)
  • ggf. Vertragsstrafe
  • Dauer der Geheimhaltung und Regelung zum Verbleib der ausgetauschten Informationen
  • Gerichtsstandvereinbarung
Gerade die Vereinbarung einer Vertragsstrafe ist dabei ein besonderes Mittel, um das besondere Interesse des IFW Dresden an der Geheimhaltung bestimmter vertraulicher Informationen zu dokumentieren. Nach Einführung des Geschäftsgeheimnisgesetzes ist die Absicherung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen durch Vertragsstrafen empfehlenswert, um den Anforderungen nach ausreichenden Geheimhaltungsmaßnahmen iSv. § 2 Nr. 1 lit. b) GeschGehG zu genügen.
Das IFW Dresden sollte zum Zeitpunkt des Erstgesprächs das Gründungsteam bereits auf wesentliche, interne Vorgaben bei der Ausgründung hinweisen. Denn ob das IFW Dresden bspw. aufgrund interner Bestimmungen IP gar nicht veräußert, sondern nur lizensiert, oder nur Lizenzen einräumt, wenn eine Finanzierung sichergestellt ist, ist das für das Gründungsteam von maßgeblicher Bedeutung. Auch sollte bereits geklärt werden, ob und in welchem Umfang das IFW Dresden das Gründungsteam unterstützen kann.

b) Schritt 2: Analyse, ob IFW Dresden Inhaber der Rechte am IP ist

Ist bekannt oder zumindest bestimmbar, welches IP für die Ausgründung benötigt wird, ist in einem zweiten Schritt zu klären, ob das betreffende IP dem IFW Dresden überhaupt zugeordnet ist, d. h. ob das IFW Dresden Inhaber der Schutzrechte bzw. einfach oder ausschließlich Nutzungsberechtigter ist. Denn IP, über das das IFW Dresden nicht verfügen kann, weil es nicht beim IFW Dresden entstanden bzw. nicht erworben wurde oder bereits durch Drittrechte beschränkt ist, ist für eine Ausgründung nicht verwendbar.
Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes Gewerbliche Schutzrechte (oder auch Immaterialgüterrechte oder intellectual property (IP)) sind gegenüber jedermann wirkende subjektive Rechte, die entweder Schöpfungen, Erfindungen oder Innovationen durch menschliche Geisteskraft schützen (bspw. Urheberrecht, Patent) oder zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen sowie oder aufgrund der neuen Eigenartigkeit von 2D- oder 3D-Erzeugnissen gewährt werden (bspw. Marken, Designs). Als Inhaber des Schutzrechts (z.B. Patent, Marke, Design) ist derjenige anzusehen, der als Inhaber im Register eingetragen ist oder das Recht durch Veräußerung erlangt hat (Registerrechte). Inhaber eines Urheberrechts ist derjenige, der das urheberrechtlich geschützte Werk geschaffen hat. ist das IFW Dresden stets, wenn es das Schutzrecht originär im Zuge einer Anmeldung im jeweiligen Register (Patent, Gebrauchsmuster, Marke oder Design bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster) oder im Rahmen einer Übertragung der Schutzrechte von Dritten erworben hat.
Auch wenn das Schutzrecht noch nicht angemeldet wurde bzw. bestandskräftig eingetragen ist, kann das IFW Dresden Inhaber der Rechte an Erfindungen und technischen Verbesserungsvorschlägen sein, wenn es sich um Diensterfindungen Diensterfindungen sind nach § 4 Arbeitnehmererfindungen-Gesetz (ArbnErfG) Erfindungen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während der Dauer ihres Arbeitsverhältnisses aufgrund der ihnen zugewiesenen Arbeitsaufgaben machen oder die maßgeblich auf bei der Arbeit erworbenen Erfahrungen oder Arbeiten beruhen. nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) handelt, die das IFW Dresden in Anspruch genommen hat (§ 6 ArbnErfG) oder wenn eine freie Erfinderin oder ein freier Erfinder das Recht auf das Patent/Gebrauchsmuster auf das IFW Dresden übertragen hat (vgl. § 6 PatG).
Darüber hinaus handelt es sich auch bei seitens des IFW Dresden erfolgten Anmeldungen von Schutzrechten um Rechte, die in der Inhaberschaft des IFW Dresden liegen und damit für Ausgründungen relevant sein können.
Urheberrechte sind keine Registerrechte. Das heißt, deren Entstehung ist nicht von einer Schutzrechtsanmeldung abhängig. Das IFW Dresden wird im Regelfall vielfach über einfache oder ausschließliche Nutzungsrechte an Werken verfügen, wenn es diese von Urheberrinnen und Urhebern eingeräumt bekommen hat. Beispielhaft seien hier Nutzungsrechte an Datenbanken, Gutachten, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Software und Präsentationsmaterialien (Teile des Corporate Designs, wie z. B. Logos und Claims) genannt. Werden urheberrechtlich schutzfähige Werke von abhängig Beschäftigten geschaffen, muss regelmäßig geprüft werden, ob die Nutzungsrechte von den Beschäftigten im gewünschten Umfang erworben wurden. Lediglich bei Software, die Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Pflicht oder auf Anweisung des IFW Dresden geschaffen haben, erwirbt letzteres die Verwertungsrechte umfassend von den Beschäftigten (vgl. § 69b UrhG). Bei allen anderen urheberrechtlich schutzfähigen Werken wird aufgrund der Regelung in § 43 UrhG regelmäßig davon auszugehen sein, dass das IFW Dresden Nutzungsrechte an dem Dienstwerk Dienstwerke sind urheberrechtlich geschützte Werke, die bei Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschaffen werden. Ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist dabei die persönliche geistige Schöpfung eines Menschen, die sich in einem Werk verkörpert. Klassische Beispiele sind Texte und Graphiken. Aber auch Software und Datenbankwerke können urheberrechtlichen Schutz genießen. erwirbt. Der Umfang der Rechtseinräumung kann jedoch zwischen den Parteien schnell streitig werden.
Das im IFW Dresden entstehende Know-how bzw. entstandenen Forschungsdaten und sonstigen Arbeitsergebnisse stehen dem IFW Dresden als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse Ein Geschäftsgeheimnis, umgangssprachlich auch häufig Betriebsgeheimnis genannt, liegt nach § 2 Nr. 1 Geschäftsgeheimnisgesetz (kurz GeschGehG) vor, wenn eine Information geheim und damit von wirtschaftlichem Wert ist, sie Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist und wenn an deren Geheimhaltung ein berechtigtes Interesse besteht. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann der Inhaber des Geschäftsgeheimnisses Dritte von der widerrechtlichen Aneignung und Verwendung der geschützten Informationen ausschließen. Dem Inhaber stehen gegen den Rechtsverletzer unter anderem Ansprüche auf Unterlassung, Schadenersatz und Vernichtung zu (§§ 6 bis 8 GeschGehG). Aber auch ohne die Voraussetzungen des GeschGehG zu erfüllen, stellt geheimes (betriebliches) Know-how einen wirtschaftlichen Wert für den Inhaber dar, welches der Inhaber auch an Dritte übertragen oder Dritten im Rahmen einer Lizenzierung zur Nutzung überlassen kann. im Sinne des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen und/oder als eigene, betriebszugehörige Mittel zu.
Sollte das für die Ausgründung wesentliche IP noch gar nicht entstanden sein, stellen sich dieselben Fragen mit dem Unterschied, dass man auf den künftigen IP-Bestand zugunsten einer möglichen Ausgründung noch Einfluss nehmen, bspw. die Entstehung des IP beim IFW Dresden sicherstellen kann. Es sollten Verträge geschlossen werden, mit denen sich das IFW Dresden die Rechte an dem IP übertragen (Übertragungsvertrag Mit dem IP-Kauf- und Übertragungsvertrag verkauft und überträgt der Veräußerer und Inhaber von Schutzrechten gegen Zahlung eines Kaufpreises sämtliche durch den bspw. Patent-, Marken-, Urheberschutz erworbenen Rechte auf einen Dritten, den Erwerber. Rechtsfolge einer Übertragung ist der vollständige Verlust der Schutzrechte durch den Veräußerer. ) bzw. sich ausschließliche Nutzungsrechte (Lizenzvertrag Der Lizenzvertrag regelt die Nutzungserlaubnis an Immaterialgüterrechten durch Dritte, also an Patenten, Designs, Marken und Urheberrechten. Die Ausgestaltung der Lizenz steht den Vertragsparteien nahezu vollständig offen. Die Vertragsparteien können u.a. über die Entgeltlichkeit der Nutzungsbefugnis, die räumliche Reichweite, den inhaltlichen Umfang oder die Exklusivität der Nutzungsbefugnis Vereinbarungen treffen. ) an diesem einräumen lässt.
Zu klären ist darüber hinaus, ob es für die Ausgründung neben dem IP noch anderer Arbeitsmittel (Verwendung von Maschinen, Anlagen, Laborgeräten), o.ä. zwingend bedarf. Auch über diese Arbeitsmittel muss das IFW Dresden verfügen dürfen. Nähere Informationen zur Überlassung von IFW-Ressourcen, die keine gewerblichen Schutzrechte darstellen, finden sich unter Ziffer 4.
Schließlich sollte das IFW festlegen, inwiefern sich die arbeitsvertraglichen Pflichten des Gründungsteams mit den umfangreichen Aufgaben einer Ausgründung arbeitsrechtlich vertragen und bis wohin die Unterstützungsleistungen seitens des IFW reichen. Die damit einhergehenden Gestaltungsfragen rund um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IFW Dresden sowie das Gründungsteam als solches sind in Ziffer 9 erklärt.

3. Schritt 3: Vertragsanbahnung und Vorfeldschutz Know-how

Nachdem in einem ersten Schritt der Verhandlungen das relevante IP identifiziert und ein NDA zum Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse abgeschlossen wurde, ist es Zeit, konkrete Verhandlungen mit dem Gründungsteam zu führen. Zur Durchführung der Verhandlungen gibt es im Vorfeld der Ausgründung eine Vielzahl an vertragsrechtlichen Instrumenten, mit denen die Ausgründung gesteuert, abgesichert und begleitet werden kann.

a) Letter of Intent (LOI)

Mit einem Letter of Intent (LOI) wird formal durch die Parteien festgehalten, dass sie die beiderseitige Absicht haben, im Hinblick auf die vom Gründungsteam avisierte Ausgründung gemeinsam zusammenzuarbeiten. Der LOI beschreibt insofern das Ziel der gemeinsamen Verhandlungen in Form der wesentlichen Eckpunkte der Ausgründung und dokumentiert bspw. die beiderseitigen Aufgaben zur Erreichung des Ziels. Der LOI begründet als bloße Absichtserklärung noch keine rechtsverbindlichen Pflichten der Parteien. Gleichwohl kann er bei der Auslegung von später zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen herangezogen werden, um näher bestimmen zu können, was das Ziel der Parteien war.

b) Term Sheet

Neben oder anstatt eines LOI kommt häufig auch ein sogenannter Term Sheet zur Anwendung. Der Term Sheet hält die wesentlichen Konditionen der späteren Ausgründung fest und beschreibt das weitere Verfahren bis zum Zustandekommen der Ausgründung, ohne damit eine vertragliche Bindung der Parteien zu begründen. Insoweit besteht rechtlich gesehen kein Unterschied zu einem LOI, weshalb beide Formen Anwendung finden können. Der Term Sheet dokumentiert bspw. die Absicht des IFW Dresden, das ausgründungsrelevante IP auf die neu gegründete Gesellschaft zu übertragen, wenn diese ganz bestimmten Bedingungen erfüllt.
Folgende Aspekte können u. a. Inhalt eines Term Sheets sein
  • Beschreibung des ausgründungsrelevanten IP
  • Absicht der Übertragung der Schutzrechte oder Einräumung von Nutzungsrechten
  • Beschreibung der Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Höhe der Vergütung
  • Absicht der Beteiligung am Unternehmen
  • Art und Höhe der Finanzierung der Ausgründung
  • Exklusivität der Verhandlungen
  • Vereinbarung von Überlassung von Prototypen oder Materialien (Material Transfer Agreement, MTA)
  • Zeitplan und ggf. Befristung der Verhandlungen
  • Kostenerstattungsregelungen
  • Klarstellung, dass sich beide Parteien an die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bzgl. des Beihilferechts, halten werden

c) Vorvertrag

Möchten sich die Parteien hingegen hinsichtlich bestimmter Punkte bereits verbindlich festlegen, z. B. weil das Gründungsteam für die Gespräche mit einer Investorin oder einem Investor Verbindlichkeit benötigt, bietet sich der Abschluss eines Vorvertrages an. Ein Vorvertrag verpflichtet eine oder beide Vertragsparteien zum späteren Abschluss eines anderen Vertrages, dem Hauptvertrag, mit mindestens des im Vorvertrag festgehaltenen Inhalts. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass zwischen den Parteien eine Einigung über die wichtigsten Punkte des Hauptvertrages erzielt wurde. Ist dies der Fall, ist der Abschluss des Hauptvertrages dann für die betroffene Partei einklagbar. Dies zeigt, dass für das IFW Dresden höchste Sorgfalt geboten ist, wenn ein Vorvertrag abgeschlossen werden soll.

d) interne Vorgaben und Einzelfallregelungen

Die Parteien sind natürlich frei darin, bereits im Rahmen eines LOI, Term Sheet oder NDA rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Über die Rechtsverbindlichkeit einzelner Erklärungen entscheidet nicht der Name des Dokuments – LOI oder Term Sheet – sondern allein und ausschließlich der Wortlaut und Inhalt der jeweiligen Regelung, der im Streitfall nach dem Willen der Parteien ausgelegt werden muss. Die Erstellung und Verwendung vorgenannter Dokumente ist daher mit größtmöglicher Aufmerksamkeit vorzunehmen.
Da Ausgründungen, d. h. die Planung und Organisation einer Ausgründung, regelmäßig mit erheblichen zeitlichen und auch finanziellen Investitionen des Gründungsteams einhergehen, wird sich aus Sicht des Gründungsteams häufig das Bedürfnis nach einem gewissen Commitment seitens des IFW Dresden, d. h. nach einer verlässlichen Rechtsgrundlage stellen. Auch sind Finanzierungsgespräche des Gründungsteams ohne eine verbindliche Zusage des IFW Dresden hinsichtlich des relevanten IP wenig erfolgsversprechend. Das IFW Dresden wird sich daher frühzeitig mit der Frage befassen müssen, ob und für wie lange es dem Gründungsteam eine verbindliche Zusage machen kann, dass ausgründungsrelevante IP zwischenzeitlich nicht an andere Dritte zu übertragen, das IP aufrechtzuerhalten und nicht im Bestand zu gefährden.
Aus Sicht des IFW Dresden ist für die Entscheidung über das Ob und die Dauer einer solchen rechtsverbindlichen Exklusivitätserklärung maßgeblich, ob das relevante IP noch für andere Ausgründungen nützlich oder notwendig sein könnte. Umso wahrscheinlicher eine Verwertung des IP durch andere Dritte ist, umso kürzer sollte die Exklusivitätsbindung ausfallen.
Aus Klarstellungsgründen ist im Zusammenhang mit einer solchen Exklusivitätserklärung auch genau festzulegen, wann die Ausgründung als gescheitert angesehen werden soll, um eine frühere Beendigung des Exklusivitätsverhältnisses zu erreichen. Es ist zu klären, wie lange das IFW dem Gründungsteam Zeit lassen möchte, um die benötigten Finanzmittel einzutreiben, das passende Team zusammenzustellen und/oder bis wann spätestens tatsächlich die Ausgründung erfolgen soll. Weiterhin müssen die Gründe festgehalten werden, die es dem IFW erlauben, vorzeitig von dem Exklusivitätsverhältnis Abstand zu nehmen. Gegebenenfalls ist darüber nachzudenken, ob es einer Kostenregelung für den Fall des Scheiterns der Ausgründung bedarf.

Darüber hinaus muss sich das IFW Dresden auch überlegen, ob es sich rechtsverbindlich dazu erklären möchte, dass ausgründungsrelevante IP an die vom Gründungsteam gegründete Gesellschaft zum gegebenen Zeitpunkt zu übertragen bzw. zu lizenzieren. Derlei rechtsverbindliche Erklärungen können bereits im Rahmen des LOI aufgenommen werden, aber auch in einem Term Sheet oder NDA. Denn für die Parteien besteht weitreichende Vertragsfreiheit.

Wie dargestellt, legt die IA Ausgründung Leitlinien fest, was mit dem Ausgründungsteam an Unterstützungsleistungen verbindlich vereinbart werden kann. Insoweit besteht bereits schon für die Verhandlungsphase ein Rahmen dafür, welche Zusicherungen das IFW Dresden dem Gründungsteam machen kann. Überdies ergänzen die Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ geben einen Überblick über die von der Leibnitz-Gemeinschaft angebotenen Unterstützungsleistungen zur Förderung von Mitarbeiterausgründungen. Die möglichen Leistungen umfassen Beratungsdienstleistungen und eine Vielzahl an Unterstützungsdienstleistungen im Bereich personeller, infrastruktureller und unternehmensbezogener Förderung sowie der Unternehmensbeteiligung. Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ wurden auf Basis der „Vorschläge zum Katalog für Unterstützungsmaßnahmen zu Mitarbeiterausgründungen“ der Leibniz- Gemeinschaft (Beschluss des Präsidiums vom 14. Oktober 2014) sowie der Leitlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 01. Juni 2012 zur „Beteiligung von Forschungseinrichtungen an Ausgründungen zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers“ beschlossen. den Katalog von Unterstützungsleistungen für die Ausgründung.
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang folgende Leistungen:
  • Beantragung (wissenschaftlich-technische) Beratung bei Förderanträgen und Durchführung gemeinsamer Innovationsvorhaben auf der Basis von Kooperationsverträgen
  • Einbindung des Unternehmens in Forschungs- und Entwicklungsprojekte der Einrichtungen
  • Erstleserechte des Unternehmens an Ergebnissen auf bestimmten Forschungsgebieten des Instituts
  • Entwicklung gemeinsamer Marketingstrategien
Neben der Frage, was mit dem Gründungsteam vereinbart wird, ist auch von maßgeblicher Relevanz, wer die Vereinbarungen mit dem Team vornimmt. Die internen Vorschriften des IFW Dresden sehen hier verschiedene Restriktionen vor. So gilt die Stabstelle Wissens- und Technologietransfer als zentrale Koordinationsstelle für Ausgründungen. Die Stabstelle hat jedoch erforderliche Genehmigungen und Entscheidungen vom Vorstand des IFW Dresden einzuholen (vgl. IA Ausgründung). Nach Ziff. 4.2.3 der allgemeinen Geschäftsordnung des IFW Dresden vom 1. April 2022 Die Allgemeine Geschäftsordnung des Leibnitz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (kurz IFW Dresden) vom 01. April 2022 enthält Regelungen zu der Zusammensetzung und den Aufgaben des satzungsgemäßen Vorstands und der Vorstandsmitglieder sowie der weiteren Leitungspositionen innerhalb des IFW Dresden. dürfen Patent- und Lizenzangelegenheiten sowie Entscheidungen bei Technologietransfer nur von beiden Vorstandsmitgliedern gemeinsam vorgenommen werden.

e) wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen

Soweit in den mit der Ausgründung zu treffenden Vereinbarungen wettbewerbsbeschränkende Elemente Als wettbewerbsbeschränkende Elemente sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen verboten, die geeignet sind, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarktes bezwecken oder bewirken. Dazu zählen insbesondere a) unmittelbare oder mittelbare Preis- und Konditionenabsprachen, b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen, c) die Aufteilung von Märkten oder Versorgungsquellen, d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen. enthalten sind, ist in jedem Fall sicherzustellen, dass keine Regelungen getroffen werden, die gegen die Beschränkungen der VO (EU) 2023/1066 der Kommission vom 1. Juni 2023 über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung (GVO – FuE) oder die Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen verstoßen. Beschränkungen sind allenfalls gerechtfertigt, soweit sie für die Erzielung der positiven Auswirkungen einer Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung unerlässlich sind.
Abreden, die die Freiheit der Parteien, Forschung und Entwicklung in einem Bereich durchzuführen, der mit dem Bereich der betreffenden Vereinbarung nicht zusammenhängt, einschränken, sind ebenso zu vermeiden wie Absprachen über die
  • Festsetzung von Preisen für Dritte,
  • Beschränkung von Produktion oder
  • Verkauf von Produkten, Technologien oder Verfahren, die aus der gemeinsamen Forschung und Entwicklung oder der Auftragsforschung und -entwicklung hervorgegangen sind.
Bei der Prüfung einer unerlaubten Wettbewerbsbeschränkung ist besondere Sorgfalt geboten, da sich eine wettbewerbsbeschränkende Abrede auch aus einer mittelbaren Beschränkung Eine unerlaubte Wettbewerbsbeschränkung ist nicht nur in den Fällen gegeben, in denen sich die wettbewerbsbeschränkenden Elemente unmittelbar bspw. aus dem Text der Vereinbarung ergeben. Es genügt vielmehr, wenn sich die unerlaubte Wettbewerbsbeschränkung (mittelbar) aus anderen Umständen innerhalb oder außerhalb des Vertragstextes ergibt, etwa aus einer Sanktion (Kündigung, Vertragsstrafe) für abweichendes Verhalten. ergeben kann. Die Prüfung im Einzelfall ist daher unerlässlich.

4. Übernahme / zeitweilige Überlassung von Arbeitsmitteln an die Ausgründung

a) Regelungsrahmen auf Ebene der Leibniz-Gemeinschaft

Gemäß Ziffer IV.2 der Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft zur Unterstützung von Mitarbeiterausgründungen (Maßnahmenkatalog) können die Leibniz-Einrichtungen für die Ausgründung während der Gründungsphase im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten die vorhandene wissenschaftlich-technische Infrastruktur zu marktangemessenen Konditionen Für die Beurteilung, ob eine Leistung (bspw. die Überlassung von wissenschaftlich-technischer Infrastruktur) zu marktangemessenen Konditionen erfolgt und damit eine mittelbare Beihilfe ausgeschlossen ist, wird entweder auf den für diese Leistung tatsächlich bestimmbaren Marktpreis abgestellt oder, wenn es keinen Markt hierfür gibt, auf das für diese Leistung angemessene Entgelt. Zur Bestimmung des angemessenen Entgelts wird der Vollkostenansatz, Ertragswertansatz oder Marktwertansatz verwendet. für eine zeitweilige Nutzungsüberlassung Bei einer zeitweiligen Nutzungsüberlassung wird dem Erwerber/Lizenznehmer das Recht eingeräumt, für eine bestimmte, fest vereinbarte Laufzeit eine Sache oder ein Recht zu nutzen. zur Verfügung stellen, wobei die Einzelheiten vertraglich zu regeln sind. Zur Verfügung gestellt werden können hiernach insbesondere:
  • Büro- und Konferenzräume, Bibliothek, Besprechungs- und Präsentationsmöglichkeiten
  • Laborräume/-flächen und -einrichtungen
  • apparative Ausstattung
  • Dienstleistungen
Gemäß Ziff. 5.2.3. der Institutsanweisung Nr. 0302-06 „Gewährung von Unterstützungsleistungen für Ausgründungen des IFW Dresden e.V.“ vom 1. Januar 2021 kann das IFW der Ausgründung während der Gründungsphase vorhandene wissenschaftlich-technische Infrastrukturen wie
  • Büro-, Seminar- und Konferenzräume, Bibliothek, Besprechungs- und Präsentations-möglichkeiten;
  • Laborflächen und Laboreinrichtungen, Geräte, EDV-Anlagen, Rechner, Versuchsanlagen und
  • Dienstleistungen
soweit vorhanden und verfügbar gegen Vollkostenersatz zzgl. eines Gewinnzuschlages zur Verfügung stellen.
Umfang, Konditionen und weitere Details, insbesondere bei Anmietung von Arbeitsflächen durch die Ausgründung bei Nutzung durch Personen, die nicht im Arbeitsverhältnis mit dem IFW stehen, sind im Einzelfall schriftlich vertraglich zu regeln.
Gemäß Ziff. 3 lit. f) des Zuwendungsbescheides des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) des Freistaates Sachsen vom 1. Februar 2023 dürfen mit Hilfe der hiernach gewährten Zuwendungen erworbene Gegenstände in den Bereichen IT und Kommunikationstechnik sowie im Innovationsbereich binnen einer Frist von 3 Jahren und Gegenstände aus anderen Bereichen binnen einer Frist von 5 Jahren weder veräußert noch außerhalb der Zweckbindung verwendet werden. Für Bauinvestitionen beträgt die zeitliche Bindung 12 Jahre.

b) Möglichkeiten der Vertragsgestaltung

Für die Übernahme bzw. zeitweilige Überlassung von Arbeitsmitteln durch die Ausgründung ist zivilrechtlich der zwischen dem IFW Dresden und der Ausgründung abzuschließende Nutzungsüberlassungsvertrag von zentraler Bedeutung.
Die Rechtsnatur des Vertrages hängt von dem Charakter des zur Nutzung überlassenen Vermögensgegenstands ab. So werden Geschäfts- oder Büroräume sowie sonstige Gebäude der Ausgründung im Rahmen eines Mietvertrages zur Verfügung gestellt. Soweit ausnahmsweise die Überlassung von ganzen betrieblichen (Forschungs- und Entwicklungs-)Einheiten wie beispielsweise Laborflächen und Laboreinrichtungen erfolgen soll, wird dies regelmäßig im Rahmen von Pachtverträgen vereinbart werden. Die Überlassung von immateriellen Wirtschaftsgütern, die lizenzierungsfähig sind, erfolgt, wie bereits vorstehend unter Ziffer 2 und 3 beschrieben, im Rahmen von Lizenzverträgen. Denkbar ist auch der Abschluss eines Überlassungsvertrages, der sowohl miet-, pacht- als auch lizenzvertragliche Elemente enthält.
Neben den wesentlichen Vertragsbestandteilen, also der genauen Bezeichnung der überlassenen Vermögensgegenstände und der Festlegung des Nutzungsentgelts (vgl. hierzu sogleich unter Ziffer 5), sollte der Vertrag (jedenfalls zu Dokumentationszwecken) genaue Angaben zu den weiteren Vertragspflichten der Vertragsparteien enthalten.

aa) wesentliche Vertragsbestimmungen

  • genaue Beschreibung des Vertragsgegenstandes

    Die genaue Bezeichnung des Vertragsgegenstandes ist von eminenter Wichtigkeit, da sich ausschließlich hierauf die vertraglichen Erfüllungsansprüche und im Falle der Nicht- oder Schlechterfüllung auch etwaige Mängelansprüche erstrecken. Hinsichtlich der Beschreibung der vom IFW Dresden zu erbringenden Leistungen sind die inhaltlichen Vorgaben an die Ausgestaltung des Leistungsangebots und die entsprechenden Leistungsbestandteile gemäß Ziffer 2 der Institutsanweisung Nr. 9-03-1 vom 1. Februar 2015 zu beachten. Hiernach soll das Leistungsangebot

  • genaue Beschreibung des Vertragsgegenstandes

    Die genaue Bezeichnung des Vertragsgegenstandes ist von eminenter Wichtigkeit, da sich ausschließlich hierauf die vertraglichen Erfüllungsansprüche und im Falle der Nicht- oder Schlechterfüllung auch etwaige Mängelansprüche erstrecken. Hinsichtlich der Beschreibung der vom IFW Dresden zu erbringenden Leistungen sind die inhaltlichen Vorgaben an die Ausgestaltung des Leistungsangebots und die entsprechenden Leistungsbestandteile gemäß Ziffer 2 der Institutsanweisung Nr. 9-03-1 vom 1. Februar 2015 zu beachten. Hiernach soll das Leistungsangebot
  • eine Beschreibung der Aufgabe und des Leistungsziels, ggf. unter Angabe von Zwischenterminen mit zugehörigen Teilleistungen und/oder Entscheidungsterminen,
  • die erforderlichen Vorausleistungen und Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers sowie
  • etwaige Kooperationsleistungen Dritter im Rahmen eines Verbundprojektes oder als Nachauftragnehmer
enthalten.

  • Vertragsdauer und Beendigung des Vertrages

    Eine zeitlich unbegrenzte Nutzungsüberlassung scheidet bereits aufgrund der Vorgaben in Ziffer IV.2 der Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft zur Unterstützung von Mitarbeitendenausgründungen (Maßnahmenkatalog) und der dort explizit geforderten Beschränkung auf eine zeitweilige Nutzungsüberlassung aus. Des Weiteren sind etwaige sich aufgrund der Auflagen in Ziff. 3 lit. f) des Zuwendungsbescheides des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) des Freistaates Sachsen vom 1. Februar 2023 ergebenden Restriktionen (keine Verwendung außerhalb der Zweckbindung innerhalb der dort genannten Fristen von 3 bis 12 Jahren) zu beachten.
  • marktangemessenes Nutzungsentgelt
Gemäß Ziffer IV.2 der Leitlinien der Leibniz Gemeinschaft zur Unterstützung von Mitarbeiterausgründungen (Maßnahmenkatalog) hat die Überlassung der bei den Leibniz-Einrichtungen vorhandenen wissenschaftlich-technischen Infrastruktur an die Ausgründung zu marktangemessenen Konditionen Für die Beurteilung, ob eine Leistung (bspw. die Überlassung von wissenschaftlich-technischer Infrastruktur) zu marktangemessenen Konditionen erfolgt und damit eine mittelbare Beihilfe ausgeschlossen ist, wird entweder auf den für diese Leistung tatsächlich bestimmbaren Marktpreis abgestellt oder, wenn es keinen Markt hierfür gibt, auf das für diese Leistung angemessene Entgelt. Zur Bestimmung des angemessenen Entgelts wird der Vollkostenansatz, Ertragswertansatz oder Marktwertansatz verwendet. zu erfolgen. Hinsichtlich der unterschiedlichen Methoden zu deren Ermittlung wird auf die Ausführungen unter Ziffer 5 verwiesen.
Hinsichtlich der internen Kalkulation für die Leistungen des IFW Dresden sind die Vorgaben gemäß Ziffer 4 der Institutsanweisung Nr. 9-03-1 vom 1. Februar 2015 zu beachten. Demnach sind unterschiedliche Kalkulationsgrundlagen für Entgeltvolumina bis EUR 10.000,00 und darüber zu verwenden (Anlage 1 und 2 der der Institutsanweisung Nr. 9 03 1 vom 1. Februar 2015).
  • Anpassung des Nutzungsentgelts
Insbesondere bei längeren Vertragslaufzeiten muss die Werthaltigkeit des Nutzungsentgelts für die gesamte Vertragsdauer vertraglich gesichert werden.
Grundsätzlich kann im Rahmen von Entgeltanpassungen zwischen Klauseln unterschieden werden, die eine automatische Entgeltanpassung vorsehen und Klauseln, bei denen die Entgeltanpassung auf Initiative einer Partei erfolgt.
Zu den Klauseln mit Anpassungsautomatik gehören z. B. Kostenelemente- und Spannungsklauseln. Bei Kostenelementeklauseln ändert sich das Nutzungsentgelt in Abhängigkeit von einer Änderung der von den Vertragsparteien vereinbarten wesentlichen Kostenbestandteile, wobei aus Sicht des IFW Dresden insoweit insbesondere Veränderungen der Personal- und Sachkosten Berücksichtigung finden sollten. Bei Spannungsklauseln wird das Nutzungsentgelt mit Gütern oder Leistungen ins Verhältnis gesetzt, die im Wesentlichen gleichartig oder vergleichbar sind. In Ermangelung derartiger Güter oder Leistungen kann auf die Entwicklung der vom Statistischen Bundesamt (Destatis) periodisch veröffentlichten Indizes zur Entwicklung der allgemeinen Lebenshaltungskosten verwiesen werden.
Demgegenüber räumen sogenannte Preisvorbehaltsklauseln einer Vertragspartei das Recht ein, die Höhe des Nutzungsentgelts nach Billigkeitsgrundsätzen einseitig zu bestimmen. Die Bestimmung unterliegt anschließend einer (erforderlichenfalls gerichtlichen) Billigkeitsprüfung nach § 315 BGB.
Neben den mit einer gerichtlichen Billigkeitsprüfung verbundenen Unwägbarkeiten spricht gegen die Vereinbarung einer Preisvorbehaltsklausel der Umstand, dass es hierfür der Geltendmachung des entsprechenden Gestaltungsrechts durch die berechtigte Vertragspartei bedarf. Klauseln mit Anpassungsautomatik (wie bspw. Kostenelemente- und Spannungsklauseln) ist daher möglichst der Vorzug zu geben.
  • Vorrangige Nutzung der überlassenen Gegenstände durch IFW Dresden
In Fällen, in denen bereits bei Vertragsschluss absehbar ist, dass das IFW Dresden die zur Nutzung überlassenen Gegenstände ebenfalls für eigene (Forschungs-)Zwecke nutzen wird, sollte vertraglich vereinbart werden, dass das Nutzungsrecht des IFW Dresden in derartigen Fällen vorgeht bzw. dass dann die vertragliche Pflicht zur Nutzungsüberlassung entfällt oder zumindest zeitweilig suspendiert wird.
Für den Fall einer nachträglichen, d.h. bei Vertragsschluss noch nicht vorhersehbaren konkurrierenden Nutzung durch das IFW Dresden sollte durch Vereinbarung eines entsprechenden Rechts zur (gegebenenfalls fristlosen) Kündigung des Vertrages Vorsorge getroffen werden (s. hierzu bereits die Ausführungen unter „Vertragsdauer und Beendigung des Vertrages“).
  • Verantwortlichkeit für Substanzerhaltung
Grundsätzlich ist das IFW Dresden verpflichtet, die zur Nutzung überlassenen Vermögensgegenstände während der gesamten Dauer der Nutzungsüberlassung in einem vertragsgemäßen Zustand zu halten. Diese Verpflichtung sollte indes auf die Ausgründung als Nutzerin des überlassenen Vermögensgegenstandes übertragen werden. Die Überbürdung der Erhaltungspflicht ist dabei im unternehmerischen Rechtsverkehr auch im Rahmen von formularmäßigen Verträgen (AGB) zulässig, soweit sie sich auf die vertragliche Nutzung bzw. Umstände aus der Risikosphäre der Nutzerin bezieht. Darüber hinaus empfiehlt es sich, der Nutzerin in derartigen Fällen die Verpflichtung aufzuerlegen, die überlassenen Gegenstände ausreichend gegen Sachgefahren zu versichern und den bestehenden Versicherungsschutz in regelmäßigen Abständen nachzuweisen.
Soweit eine Übertragung der Erhaltungspflichten auf die Nutzerin nicht möglich ist, sollten die sich für das IFW Dresden insoweit ergebenden Haftungsrisiken minimiert werden, wobei im Rahmen von AGB lediglich eine Haftungsbeschränkung auf den in vergleichbaren Fällen typischerweise entstehenden Schaden in Betracht kommt.
  • Verantwortlichkeit für Neu- und Ersatzinvestitionen
Sofern es erforderlich ist, die zur Nutzung überlassenen Vermögensgegenstände durch Neu- oder Ersatzinvestitionen auf dem Stand der Technik zu halten, trifft diese Verpflichtung grundsätzlich ebenfalls das IFW Dresden. Anders als bei Aufwendungen für die Substanzerhaltung dürfte es hier auch nicht durchgängig sachgerecht sein, diese Investitionen vollständig auf die Ausgründung zu überwälzen. Insoweit kommen daher vorrangig Kostenbeteiligungen der Ausgründung, deren Höhe von der jeweiligen Nutzungsdauer abhängt, in Betracht.
  • Verkehrssicherungspflichten
Die Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich der zur Nutzung überlassenen Vermögensgegenstände sollten möglichst umfassend auf die Nutzerin oder den Nutzer übertragen werden.
  • Rückabwicklung des Vertrages nach Beendigung
Insoweit ist insbesondere zu definieren, in welchem Zustand die zur Nutzung überlassenen Vermögensgegenstände nach Vertragsbeendigung zurückzugeben sind.

bb) optional zu regelnde Vertragsinhalte

  • Mängelrechte
In Abhängigkeit von der Rechtsnatur des jeweiligen Nutzungsüberlassungsvertrages ist zu prüfen, inwieweit die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen den Bedürfnissen des IFW Dresden entsprechen. Erforderlichenfalls sind im Rahmen des Nutzungsüberlassungsvertrages abweichende bzw. ergänzende Regelungen zu vereinbaren.
  • Verschwiegenheitsverpflichtung
Hinsichtlich der Erforderlichkeit und der inhaltlichen Ausgestaltung kann auf die Ausführungen unter Ziff. 2 lit. a) verwiesen werden.
Wenn die Ausgründung in Verträge des IFW Dresden mit Dritten eintreten soll oder muss, die sich auf die überlassenen Vermögensgegenstände beziehen, sind in dem Nutzungsüberlassungsvertrag auch hierfür Regelungen zu treffen.
Wenn die Ausgründung in Verträge des IFW Dresden mit Dritten eintreten soll oder muss, die sich auf die überlassenen Vermögensgegenstände beziehen, sind in dem Nutzungsüberlassungsvertrag auch hierfür Regelungen zu treffen. Neben dem eigentlichen Nutzungsüberlassungsvertrag ist schließlich noch an Vereinbarungen zu denken, nach denen gegebenenfalls das Eigentum von Vermögensgegenständen auf die Ausgründung übertragen wird, die nicht lediglich zur Nutzung überlassen werden sollen. Für diese Übertragungsverträge, die vor allem als Kaufverträge abgeschlossen werden, gelten die allgemeinen Regeln und Formvorschriften. Allerdings dürften sowohl Ziffer IV.2 der Leitlinien der Leibniz Gemeinschaft zur Unterstützung von Mitarbeiterausgründungen (Maßnahmenkatalog), wo ausdrücklich eine lediglich zeitweilige Nutzungsüberlassung vorgesehen ist, als auch Ziff. 3 lit. f) des Zuwendungsbescheides des Staatsministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus (SMWK) des Freistaates Sachsen vom 1. Februar 2023, der eine Veräußerung von mit Hilfe der hiernach gewährten Zuwendungen erworbenen Gegenständen binnen der dort genannten Fristen explizit ausschließt, einer Übertragung von Vermögensgegenständen auf die Ausgründung jedenfalls im Regelfall entgegenstehen.

c) Modalitäten des Vertragsabschlusses und der Vertragsdurchführung

Gemäß Ziffer 5.2 der Institutsanweisung Nr. 9-03-1 vom 1. Februar 2015 in Verbindung mit § 13 Abs. 3 der Allgemeinen Geschäftsordnung bedürfen alle geplanten Kooperationsvorhaben, die nicht dem gegenwärtigen Forschungsprogramm strategisch zuzuordnen sind und/oder im Einzelfall einen Aufwand von mehr als EUR 50.000,00 verursachen, der Beratung und Abstimmung im Direktorium des IFW Dresden.
Gemäß Ziffer 5.2 der Institutsanweisung Nr. 9-03-1 vom 1. Februar 2015 erfolgt der Abschluss von Nutzungsüberlassungsverträgen nach vorheriger Prüfung durch die Abteilung: Drittmittelmanagement grundsätzlich durch Unterschrift des Vorstands, was die Erteilung von Vollmachten zum Vertragsabschluss jedoch nicht ausschließt. Dies gilt gemäß Ziffer 5.4 der Institutsanweisung Nr. 9-03-1 vom 1. Februar 2015 entsprechend für nachträgliche Vertragsänderungen.
Über die drohende Nichterfüllung eines Vertrags sind die Abteilung Drittmittelmanagement und die oder der jeweilige Unterschriftsberechtigte, grundsätzlich also der Vorstand, unverzüglich zu unterrichten.

5. Kosten für Nutzung von IFW Ressourcen

a) Regelungsrahmen

Gemäß Ziffer IV.2 der Leitlinien der Leibniz Gemeinschaft zur Unterstützung von Mitarbeiterausgründungen (Maßnahmenkatalog) hat die Überlassung der bei den Leibniz-Einrichtungen vorhandenen wissenschaftlich-technischen Infrastruktur an die Ausgründung zu marktangemessenen Konditionen Für die Beurteilung, ob eine Leistung (bspw. die Überlassung von wissenschaftlich-technischer Infrastruktur) zu marktangemessenen Konditionen erfolgt und damit eine mittelbare Beihilfe ausgeschlossen ist, wird entweder auf den für diese Leistung tatsächlich bestimmbaren Marktpreis abgestellt oder, wenn es keinen Markt hierfür gibt, auf das für diese Leistung angemessene Entgelt. Zur Bestimmung des angemessenen Entgelts wird der Vollkostenansatz, Ertragswertansatz oder Marktwertansatz verwendet. zu erfolgen.
Aus Ziff. 4.1.2 der Institutsanweisung Nr. 9-03-1 vom 1. Februar 2015 folgt dabei, dass die Kalkulation grundsätzlich auf Basis einer Vollkostenrechnung, d. h. unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten einschließlich Maschinenstundensätze und Gemeinkosten, zu erfolgen hat.

b) Möglichkeiten und Methoden zur Ermittlung "marktangemessener Konditionen"

Hinsichtlich der Ermittlung marktangemessener Konditionen im Sinne einer Preisbildung scheidet die betriebswirtschaftlich vorzugsweise anzuwendende Preisvergleichsmethode im Sinne eines externen Fremdvergleichs weitgehend aus, da es hinsichtlich der seitens des IFW Dresden zur Verfügung zu stellenden Ressourcen regelmäßig an einem sachlich und räumlich vergleichbaren Vergleichsmarkt fehlen dürfte.
Allerdings ist im Zusammenhang mit der Ermittlung marktangemessener Konditionen auch die unter Ziff. 5 lit. a) erwähnte und durch Ziff. 4.1.2 der Institutsanweisung Nr. 9-03-1 vom 1. Februar 2015 vorgegebene Vollkostenrechnung methodisch anerkannt, sofern die anfallenden Selbstkosten hierbei vollständig erfasst und berücksichtigt werden. Vergütungsansätze unterhalb dessen werden hingegen nicht mehr als „marktangemessen“ angesehen, da unter Berücksichtigung des Maßstabs einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitung keine Marktteilnehmerin und kein Marktteilnehmer ihre Produkte und Dienstleistungen auf Dauer unterhalb der anfallenden Selbstkosten anbieten würden.

6. Übertragung IP bzw. Einräumung von Nutzungsrechten

Um der neu gegründeten Gesellschaft das benötigte IP zur Verfügung zu stellen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Das IP kann auf die Ausgründung vollständig übertragen werden und/oder der Ausgründung können einfache oder ausschließliche Nutzungsrechte/Lizenzen an dem IP eingeräumt werden. Lässt sich das IP nicht übertragen, was bspw. bei Know-how oder Urheberrechten der Fall ist, kommt nur die Einräumung von Nutzungsrechten in Frage. Die Art der Rechtsübertragung bzw. -einräumung ist durch interne Vorgaben der Leibniz Gemeinschaft oder beim IFW Dresden – soweit ersichtlich – nicht beschränkt.

a) Übertragung der Schutzrechte als solche

Bei der Übertragung des relevanten IP an die neu gegründete Gesellschaft erfolgt ein kompletter Rechtsübergang mit der Folge, dass die neu gegründete Gesellschaft alleinige Inhaberin dieser Schutzrechte wird und anschließend auch in den entsprechenden Registern als Inhaberin eingetragen wird. Die Übertragung muss nicht, sollte aber schriftlich in Form eines IP-Kauf- und Übertragungsvertrages Mit dem IP-Kauf- und Übertragungsvertrag verkauft und überträgt der Veräußerer und Inhaber von Schutzrechten gegen Zahlung eines Kaufpreises sämtliche durch den bspw. Patent-, Marken-, Urheberschutz erworbenen Rechte auf einen Dritten, den Erwerber. Rechtsfolge einer Übertragung ist der vollständige Verlust der Schutzrechte durch den Veräußerer. zwischen den Parteien geregelt werden (Ausnahme: Übertragung europäische Patentanmeldung, für die nach Art. 72 EPÜ zwingend Schriftform einzuhalten ist). Relevant ist die Übertragung der Rechte v. a. bei den gewerblichen Schutzrechten, also Patent- und Gebrauchsmusterrechten, Marken und Designs bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmustern.
Rechtsfolge einer Übertragung ist der vollständige Verlust dieser Schutzrechte seitens des IFW Dresden, sodass das IFW Dresden dieses IP nicht weiter nutzen oder verwerten darf, soweit nicht eine Rücklizenz vereinbart wurde. Es sind sämtliche Unterlagen im Zusammenhang mit der Entstehung der Schutzrechte an die neu gegründete Gesellschaft herauszugeben.

b) Einräumung bzw. Übertragung von Nutzungsrechten / Lizenzen

Es sind nicht alle hier als IP betrachtete Schutzrechte von einer Inhaberin bzw. einem Inhaber auf andere Dritte in ihrer Gesamtheit übertragbar. So kann bspw. Know-how oder können Urheberrechte nicht als solches übertragen werden. Vielmehr kann die Inhaberin/der Inhaber des Know-how bzw. die Urheberin/der Urheber Dritten nur das Recht einräumen, das Know-how und/oder urheberrechtlich geschützte Werk zu nutzen.
Diese Lizenzierung von Rechten kommt aber auch als Alternative anstelle einer Übertragung von gewerblichen Schutzrechten in Betracht. Man kann Dritten daher auch das Recht zur Nutzung eines Patents, eines Gebrauchsmusters, einer Marke oder eines Designs einräumen. Auch Lizenzierung sollte schriftlich in Form eines Lizenzvertrages geregelt werden. Rechtsfolge eines Lizenzvertrages ist das Recht der Lizenznehmerin oder des Lizenznehmers, den Lizenzgegenstand in dem lizensierten Umfang zu nutzen.
Bei der Lizenzierung von Rechten muss sich das IFW Dresden entscheiden, ob das Ausgründungsteam eine exklusive Lizenz (sog. ausschließliche Lizenz) oder eine einfache Lizenz erhält. Bei einer ausschließlichen Lizenz darf die Lizenznehmerin bzw. der Lizenznehmer den Lizenzgegenstand unter Ausschluss Dritter frei verwenden, d. h. auch unter Ausschluss der Lizenzgeberin bzw. des Lizenzgebers selbst. Möchte das IFW Dresden selbst zur weiteren Nutzung des IP bspw. im Rahmen seiner Forschungstätigkeit neben der Ausgründung berechtigt sein, so ist dies ausdrücklich zu regeln. In dem Fall müsste das IFW Dresden als Lizenzgeber der Ausgründung als Lizenznehmerin nur eine alleinige Lizenz gewähren.
Bei der Einräumung einer einfachen Lizenz bleibt das IFW Dresden berechtigt, das IP auch anderen Dritten zur Nutzung zu lizenzieren. Die Art und der Umfang der gewährten Nutzungsrechte kann dabei – unabhängig davon, ob die Lizenzierung einfach oder exklusiv erfolgt – inhaltlich nach freiem Belieben durch die Parteien gestaltet werden. Die Nutzungsrechte können seitens des IFW zeitlich auf unbestimmte bzw. nur auf bestimmte Zeit, räumlich unbeschränkt bzw. nur für ein bestimmtes Gebiet oder auch inhaltlich unbeschränkt oder auf bestimmte Nutzungsarten beschränkt der Ausgründung eingeräumt werden.
Um selbst ausreichend Raum für die eigene Forschungstätigkeit zu behalten, sollte das IFW Dresden ggf. in Erwägung ziehen, Lizenzen bzw. Nutzungsrechte nur für ein bestimmtes Anwendungsgebiet einzuräumen. So bliebe die Verwertung gegenüber Dritten auch nach Abschluss der Vereinbarung mit dem Gründungsteam möglich. In diesem Zusammenhang sehen bspw. die Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ geben einen Überblick über die von der Leibnitz-Gemeinschaft angebotenen Unterstützungsleistungen zur Förderung von Mitarbeiterausgründungen. Die möglichen Leistungen umfassen Beratungsdienstleistungen und eine Vielzahl an Unterstützungsdienstleistungen im Bereich personeller, infrastruktureller und unternehmensbezogener Förderung sowie der Unternehmensbeteiligung. Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ wurden auf Basis der „Vorschläge zum Katalog für Unterstützungsmaßnahmen zu Mitarbeiterausgründungen“ der Leibniz- Gemeinschaft (Beschluss des Präsidiums vom 14. Oktober 2014) sowie der Leitlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 01. Juni 2012 zur „Beteiligung von Forschungseinrichtungen an Ausgründungen zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers“ beschlossen. in Ziff. IV Nr. 3 vor, dass es möglich sein soll, an Gründungsteams Lizenzen für ein eng begrenzten Forschungsgebiet zu erteilen, sich gleichzeitig aber zu verpflichten, Dritten erst nachrangig Lizenzen einzuräumen.
Die Tätigkeit des IFW Dresden basiert regelmäßig auch auf öffentlichen Förderungen, wie bspw. dem Zuwendungsbescheid des Sächsischen Ministeriums für Wissenschaft, Kultur und Tourismus vom 1. Februar 2023. In den Zuwendungsbescheiden sowie den dazugehörigen Anlagen werden Nebenbestimmungen Ein Zuwendungsbescheid ist die schriftliche Mitteilung über die Bewilligung der Fördermittel. Nebenbestimmungen sind Bestandteil des Zuwendungsbescheid. Sie enthalten Bedingungen und Auflagen sowie notwendige Erläuterungen und ergänzen bzw. konkretisieren damit den Regelungsinhalt des Zuwendungsbescheids. definiert, die vom IFW Dresden zu beachten sind. Dies kann bspw. eine Regelung sein, wonach das IFW Dresden Schutzrechte nicht übertragen, sondern nur lizenzieren darf. Auch sehen Förderbescheide häufig vor, dass bei der Zuwendungsempfängerin oder beim Zuwendungsempfänger jedenfalls ein Recht zur Nutzung der Forschungsergebnisse für Wissenschaft, Lehre und Forschung zurückbleiben muss. Werden die Förderbedingungen nicht beachtet, droht der Widerruf der Förderung. Es ist daher dringend empfohlen, die Bescheide und Nebenbestimmungen heranzuziehen und bei den weiteren Verhandlungen zu beachten, bevor Verträge mit den Ausgründungen geschlossen werden.
Als Gegenleistung für die Übertragung des IP bzw. die Einräumung von Nutzungsrechten muss das IFW Dresden zwingend einen angemessenen Kaufpreis bzw. marktübliche Lizenzgebühren erhalten, um nicht gegen haushalts- und beihilferechtliche Vorgaben zu verstoßen. Dies ist unter anderem auch in der IA Ausgründung geregelt (Ziff. 5.2). Für die Parteien besteht diesbezüglich aber Verhandlungsspielraum. So kommen Staffelungen oder Stundungen sowie Ratenzahlungen oder umsatzabhängige Lizenzen in Betracht, soweit sich dies in den Grenzen des marktüblichen bewegt. Ebenso kann bspw. eine Rücklizenz an dem übertragenen IP eingeräumt oder Belieferungspflichten vereinbart werden. Möglich ist auch, sich eine Beteiligung am neu gegründeten Unternehmen einräumen zu lassen. Näheres zu der Ausgestaltung der Kaufpreis- und Vergütungszahlungen sowie der Beteiligungsmöglichkeiten des IFW an der Ausgründung stehen in Ziffer 7.
Soweit sich für die Parteien die Frage stellt, ob das Gründungsteam auch berechtigt ist, den Namen „IFW Dresden e.V.“ bzw. „IFW“ und/oder das Logo des IFW Dresden zu verwenden, ist dies nach Ziff. 5.3 der IA Ausgründung statthaft, wenn es sich um eine vertraglich festgelegte Kooperation handelt und der Kooperationsvertrag eine solche Nutzung ausdrücklich vorsieht.

7. Wertermittlung des für die Ausgründung relevanten IP

Wenn es um die Ermittlung der angemessenen Vergütung für die Übertragung oder Lizenzierung des relevanten IP geht, stellen sich besondere Herausforderungen. Grund dafür ist, dass zu dem regelmäßig frühen Zeitpunkt der Ausgründung die Werthaltigkeit des IP schwer eingeschätzt werden kann. Daneben spielt die Bewertung des wirtschaftlichen Wertes eines Patents auch eine Rolle für die Bestimmung der Höhe der Arbeitnehmererfindervergütung Sobald die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat, haben Arbeitnehmererfinderin und -erfinder einen gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung (vgl. § 9 Abs. 2 ArbnErfG). Die Inanspruchnahme einer Diensterfindung ist die Erklärung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers, dass die Diensterfindung für sich beansprucht wird. Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend. (vgl. § 9 Abs. 2 ArbnErfG).
Unabhängig davon, welchen der nachfolgend geschilderten Ansätze man folgt, ist sicherzustellen, dass durch die Vereinbarung eines zu niedrigen Entgeltes/Vergütung nicht gegen Vorgaben des europäischen Beihilferechtes Unternehmen, die staatliche Unterstützung unterhalten, haben einen Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten, welche die staatliche Förderung nicht erhalten. Zur Schaffung eines offenen und wettbewerbsfähigen Marktes sind europaweit daher Subventionen und andere Vergünstigungen durch europäisches Beihilferecht verboten, sofern sie nicht durch Gründe der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gerechtfertigt sind. Das europäische Beihilfenrecht ist in den Artikeln 107 ff. des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelt. respektive gegen Vorgaben aus Zuwendungsbescheiden verstoßen wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es keine konkreten Vorgaben oder Leitlinien gibt, nach der sich die Angemessenheit der Vergütung zu richten hat, um nicht gegen beihilferechtliche Vorschriften zu verstoßen. Die Angemessenheit der Vergütung ist vielmehr einzelfallabhängig zu bestimmen. Die folgenden Methoden bieten aber eine Orientierung für die Wertermittlung.

a) Wertermittlung bei Übertragung von Schutzrechten

Zur Ermittlung des Wertes von IP, insbesondere Patenten, ist voranzustellen, dass es nicht den einen, allgemeingültigen Wert für ein Schutzrecht gibt. Der Wert richtet sich immer nach im Einzelfall zu bestimmenden unterschiedlichen Faktoren, wie bspw. Wachstumspotenzial des betreffenden Gebietes, die Konkurrenzsituation, die (technische) Relevanz des IP. Bei der Bewertung von Patenten gibt es in der Theorie drei verschiedene Methoden zur Bewertung, die kostenorientierte, die gewinn- bzw. einnahmeorientierte und die marktorientierte Patentbewertung. Fest steht dabei aber, dass keiner dieser Bewertungsansätze allein der komplexen Aufgabe einer hinreichend objektiven Wertermittlung gerecht wird.

aa) Wertermittlung nach dem Vollkostenansatz

Bei der Bewertung des IP nach dem Vollkostenansatz Die Ermittlung eines angemessenen Entgelts für das zu übertragende IP nach dem Vollkostenansatz erfolgt nach dem Preis der Gesamtkosten für das IP plus einer üblichen Gewinnspanne. Dazu gehören die Kosten für Forschung und Entwicklung (u. a. Personalkosten, Materialkosten/Hilfsstoffe, Erfindungsvergütung), die Kosten für die Schutzrechte (u. a. Anmeldegebühren, Kosten für das Prüfungsverfahren, Gebühren, Kosten des Einspruchsverfahrens, Nichtigkeitsklagen), und bereits angefallene Kosten für die Produktionsanbahnung/Vermarktung (u. a. Kosten für die Herstellung von Prototypen). versucht man den Wert eines Patents oder anderer Schutzrechte durch die Addition der durch das Patent/Schutzrecht verursachten Kosten zu bestimmen. Relevant sind hierbei die Kosten für die
  • Forschung und Entwicklung (u. a. Personalkosten, Materialkosten/Hilfsstoffe, Erfindungsvergütung),
  • Schutzrechtsanmeldungen (u. a. Anmeldegebühren, Kosten für das Prüfungsverfahren),
  • Aufrechterhaltung der Schutzrechte (u. a. Jahresgebühren, Überwachungsgebühren),
  • Verteidigung der Schutzrechte (u. a. Kosten von Einspruchsverfahren, Nichtigkeitsklagen) sowie
  • ggf. bereits angefallene Kosten für die Produktionsanbahnung/Vermarktung (u. a. Kosten für die Herstellung von Prototypen).
Sofern sich das zu übertragende IP noch in einem frühen Entwicklungsstand befindet, sind die entstehenden Aufwände entsprechend zu schätzen. Berücksichtigt werden können hier auch die Kosten des IFW für bereits erbrachte Unterstützungsleistungen für die Ausgründung. Lassen sich diese Kosten nicht bestimmen, muss auf die Kosten vergleichbarer Entwicklungen abgestellt werden.
Insgesamt hat die Berechnungsmethode nach dem Vollkostenansatz jedoch den Nachteil, dass die so ermittelten Kosten für das zu übertragende IP keinerlei Bezug zu dem tatsächlichen Wert des IP aufweisen. Der tatsächliche wirtschaftliche Wert des IP kann aufgrund seiner übertreffenden Anwendungsmöglichkeit um ein Vielfaches höher, aber auch viel niedriger sein als die Kosten für die Entstehung des IP.

bb) Wertermittlung nach dem Ertragswertansatz

Ein weiterer Wertermittlungsansatz ist der sogenannte Ertragswertansatz Die Ermittlung eines angemessenen Entgelts für das zu übertragende IP nach dem Ertragswertansatz (gewinnorientierte Bewertung) erfolgt durch die Bestimmung der wahrscheinlich künftigen Erlösbeträge, die die neue Rechtsinhaberin oder der neue Rechtsinhaber durch die kommerzielle Nutzung des IP erwartet. Entweder werden die ökonomischen Mehreinnahmen oder aber die Kosteneinsparungen durch das jeweilige IP quantifiziert. Durch eine Umrechnung (Abzinsung der erwarteten Erträge auf den Bewertungsstichtag) bestimmt sich so der Barwert der zukünftigen Erträge und damit der Wert des IP zum Bewertungsstichtag. (gewinnorientierte Bewertung). Er zielt darauf ab, die wahrscheinlich künftigen Erlösbeträge zu quantifizieren, die die neue Rechtsinhaberin oder der neue Rechtsinhaber, in diesem Fall das ausgegründete Unternehmen, durch die kommerzielle Nutzung des IP erwartet. Durch eine Umrechnung (Abzinsung der erwarteten Erträge auf den Bewertungsstichtag) bestimmt sich so der Wert des Schutzrechts zum Bewertungsstichtag. Dabei werden folgende drei Schritte vorgenommen:
  • Ermittlung, Separierung und Bezifferung von dem Schutzrecht zurechenbaren Erträgen,
  • Bestimmung der erwarteten Nutzungsdauer des Schutzrechts und
  • Diskontierung der ermittelten Erträge.
Nachteilig an dieser Methode ist, dass sich die dem Schutzrecht zurechenbaren Erträge nur schwer bestimmen lassen.

cc) Wertermittlung nach dem Marktwertansatz

Schließlich bietet auch der Marktwertansatz Die Ermittlung eines angemessenen Entgelts für das zu übertragende IP nach dem Marktwertansatz erfolgt durch die Bestimmung des Betrages, der bei einem gleichartigen Vertrag für die Leistung erzielt werden würde. Die in dem Zusammenhang bekannteste Methode zur Bestimmung des Marktwertes des IP ist dabei die Lizenzanalogie. Bei F&E-Leistungen kann aufgrund der Neuartigkeit und Einzigartigkeit auf den Marktwertansatz nur in bedingtem Umfang zurückgegriffen werden. eine mögliche Grundlage für die Wertermittlung, bei dem der Wert des zu übertragenden IPs danach bestimmt wird, was der Wert, bspw. der Kaufpreis einer ähnlichen – durch das IFW oder durch Dritte – zuvor durchgeführten Transaktion betragen hat. Der marktorientierte Wert des Schutzrechtes entspricht also dem Betrag, welchen eine Käuferin bzw. ein Käufer oder eine Lizenznehmerin bzw. ein Lizenznehmer für das Schutzrecht oder dessen Nutzung bezahlen würde. Die in dem Zusammenhang bekannteste Methode zur Bestimmung des Marktwertes des IP ist dabei die Lizenzanalogie Die sog. Lizenzanalogie spielt als eine von drei Berechnungsmethoden für die Höhe des Schadensersatzes im Falle einer Rechtsverletzung eine Rolle. Bei der Lizenzanalogie wird eine hypothetisch angemessene Lizenz zugrunde gelegt, die bei ordnungsgemäßer Nutzungsrechtseinräumung gewährt worden wäre. . Diese Wertermittlungsmethode eignet sich jedoch nur, wenn das IFW hinsichtlich des zu bewertenden IPs vergleichbare Transaktionen durchgeführt hat, was angesichts der Innovation des IPs, die Ausgründungen in ihr Unternehmen überführen möchten, regelmäßig nicht der Fall sein wird.
Neben den vorgenannten Methoden zur Wertermittlung von IP gibt es auch weitere Methoden, wie ein Schutzrechtaudit, Portfolio-Analyse, Lebenszyklusanalyse, Nutzwertanalyse.

b) Wertermittlung bei Lizenzierung von Schutzrechten

Auch wenn gegenüber dem Ausgründungsteam nur eine Lizenzierung des IP in Betracht kommt, ist die Ermittlung des Werts des zur einfachen oder exklusiven Nutzung überlassenen IP ebenfalls wichtig. Anderenfalls ist die Vereinbarung einer marktüblichen Lizenz nicht möglich. Da aber im Unterschied zur Übertragung des IP bei der Lizenzierung die Schutzrechte als solche beim IFW Dresden verbleiben, liegen die Kosten für die Lizenzierung freilich unter dem Wert für die Übertragung eines Schutzrechts insgesamt. Vielmehr entspricht die zu zahlende Lizenz dem Wert des IP für die Dauer seiner zeitweisen Nutzung.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Lizenzgebühren zu vereinbaren:
  • Umsatzlizenzen
  • Stücklizenzen
  • Mindestlizenzgebühren
  • Pauschallizenzen
  • Meilensteinzahlungen
Bei Umsatzlizenzen erhält die Lizenzgeberin oder der Lizenzgeber eine laufende prozentuale Beteiligung an den Umsätzen der Lizenznehmerin oder des Lizenznehmers mit Produkten, die von dem lizenzierten IP Gebrauch machen (Lizenzprodukte). Häufig werden bei Umsatzlizenzen auch sogenannte Staffellizenzsätzen vereinbart, d. h. eine stufenweise Reduzierung des Lizenzsatzes mit steigender Höhe der Umsätze.
Bei Stücklizenzen erhält die Lizenzgeberin bzw. der Lizenzgeber laufende prozentuale Fixbeträge für jedes verkaufte Lizenzprodukt. Bei Mindestlizenzgebühren wird eine Lizenzgebühr vereinbart, die jedenfalls von der Ausgründung zu zahlen wäre, ganz gleich, ob es überhaupt zu Benutzungshandlungen oder Umsätzen bei dem Gründungsteam kommt.
Im Hinblick auf die Höhe der Lizenz ist zu konstatieren, dass es bisher keine allgemein gültigen Lizenzspannen für IP-Lizenzgebühren gibt. Die Lizenzhöhe kann sich daher allenfalls an bisherigen Lizenzsätzen für vergleichbare Transaktionen orientieren (sofern vorhanden) und ist im Übrigen nach den folgenden wertbildenden Faktoren zu bestimmen.
  • Technologiebereich, Marktverhältnisse -> In welchem Geschäftsfeld bewegt sich Ausgründung? Wer sind die Wettbewerber? Zu welchen Konditionen werden Konkurrenzprodukte am Markt verkauft?
  • Lizenzbasis, d. h. Umfang des Benutzungsrechts -> In welchen Ländern und in welchem zeitlichen und inhaltlichen Umfang darf IP genutzt werden?
  • Bedeutung des IP für das jeweilige Produkt (Grundlagenpatent oder Detailverbesserung) -> Welchen Anteil übernimmt das IP, dass das Lizenzprodukt mit dem voraussichtlichen Preis verkauft werden kann?
  • IP-Status (erteiltes Patent oder frühe Anmeldung, Rechtsbestandsrisiken)
  • Aufwand für die Weiterentwicklung des IP zu einem marktfähigen Produkt
  • zu erwartende Gesamteinnahmen durch das IP

c) Beteiligung an Ausgründungen

Schließlich ist auch die Einräumung einer Beteiligung des IFW Dresden an der gegründeten Gesellschaft statt der teilweisen oder vollständigen Zahlung einer Vergütung für die Übertragung des IP oder als Ausgleich für liquiditätsschonende Lizenzvereinbarungen grundsätzlich möglich und damit als Teil des gewählten Vergütungsmodells in Erwägung zu ziehen.
Eine Beteiligung an einem Unternehmen entsteht dadurch, dass das IFW Dresden einen Geschäftsanteil dieses Unternehmen übernimmt. Die Verpflichtung zur Einbringung von Barmitteln zum Erwerb der Geschäftsanteile wird dabei mit dem Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises bzw. Lizenzgebühren verrechnet. Neben oder auch als Ergänzung zu Barmitteln kann das IFW Dresden auf dieser Grundlage Sachmittel, wie bspw. IP, in die Gesellschaft einbringen. Hat die Ausgründung Erfolg, profitiert das IFW Dresden vom gestiegenen Wert ihrer Beteiligung am Unternehmen.
Die Begründung einer Beteiligung seitens des IFW Dresden darf allerdings nur im Einklang mit den Leitlinien des BMBF vom 1. Juni 2012 zur „Beteiligung von Forschungseinrichtungen an Ausgründungen zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers“ Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung am 01. Juni 2012 herausgegebenen Leitlinien zur „Beteiligung von Forschungseinrichtungen an Ausgründungen zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers“ geben Forschungseinrichtungen einen verlässlichen Handlungsrahmen, wie sie erfolgreich Unternehmensbeteiligungen an Ausgründungen eingehen und managen können. erfolgen (vgl. Leitlinien zur Unterstützung von Mitarbeiterausgründungen der Leibniz-Gesellschaft).
Mit der Einräumung von „realen“ Beteiligungen geht das Risiko von Abhängigkeiten und Interessenkonflikten seitens des IFW Dresden einher, weshalb dieses Geschäftsfeld nur wahrgenommen werden sollte, wenn ein hinreichend professionelles Beteiligungsmanagement durch die IFW Dresden sichergestellt werden kann oder angestrebt wird. Denn ab einer gewissen Anzahl von Beteiligungen wird die Verwaltung des IFW Dresden den Aufgaben nicht mehr gewachsen sein und es bedarf einer eigenen Verwaltungsgesellschaft oder der Übertragung der Verwaltung auf eine private Beteiligungs- und Verwertungsgesellschaft. Die Verwaltung der Beteiligungen erfordert nicht nur ein ausreichendes Controlling, schnelle Entscheidungsfähigkeit, sondern auch juristische Expertise bzgl. der einschlägigen Finanzierungs- und Exit-Vereinbarungen, um das Wertpotential der Beteiligung auszuschöpfen und auch um daraus resultierende Risiken für das IFW Dresden zu managen. Auch diesbezüglich enthalten die Leitlinien zur Unterstützung von Mitarbeiter*innenausgründungen der Leibniz-Gesellschaft die Vorgabe, dass eine Verwaltungsgesellschaft zu etablieren ist, wenn eine nennenswerte Anzahl von Ausgründungen vorliegt und die Übertragung wirtschaftlich tragfähig und sachlich geboten ist.
Die Höhe der Beteiligung muss sich wiederum nach der Vorgabe richten, dass die Übertragung des IP bzw. Einräumung der Nutzungsrechte zu marktüblichen Konditionen stattfindet. Die vorgenannten Leitlinien sehen in diesem Zusammenhang allerdings vor, dass eine Beteiligung nicht über 25 % liegen sowie eine Gesamteinlage den Betrag in Höhe von EUR 2.500.000,00 nicht übersteigen darf.
Neben der Möglichkeit die Geschäftsanteile „real“ im Sinne einer Beteiligung zu erwerben, gibt es die Option der sogenannten virtuellen Beteiligung („virtual shares“). Bei einer virtuellen Beteiligung wird eine echte Beteiligung wirtschaftlich nachgebildet. Im Rahmen einer solchen virtuellen Beteiligung erhält das IFW Dresden einen Anspruch gegen das neu gegründete Unternehmen auf Zahlung eines Geldbetrages im Falle des Exits. Die Höhe des Zahlungsanspruch wird dabei regelmäßig dem Wert nachgebildet, den eine Gründerin bzw. ein Gründer im gegebenen Zeitpunkt als Gegenleistung für einen seiner Stammanteil erhalten würde. Die virtuelle Beteiligung hat zur Folge, dass der administrative Aufwand im Zusammenhang mit einer echten Beteiligung wegfällt, umgekehrt aber auch die entsprechenden Einflussnahmemöglichkeiten als Gesellschafterin der Ausgründung.

8. Finanzierungsmöglichkeiten der Ausgründung

Regelmäßig haben Ausgründungen externen Finanzierungsbedarf. Die Gründungsteams werden es daher nicht vermeiden können, nach Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Ausgründung zu suchen. Neben den verschiedensten Finanzierungsmitteln externer Finanzgeberinnen und Finanzgeber kommen vor allem auch zahlreiche Förderprogramme in Betracht. Das Gründungsteam hat – je nach der Höhe des benötigten Kapitals und der Sicherung des Bestands der Geschäftsanteile – einen umfangreichen Gestaltungsspielraum. Aber auch das IFW Dresden kann bei der Finanzierung der Ausgründung Unterstützungsleistungen vornehmen. So sieht bspw. die IA Ausgründung Mit der „Institutsanweisung Gewährung von Unterstützungsleistungen für Ausgründungen“ (kurz IA Ausgründung), Stand Dezember 2020, legt das Leibnitz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (kurz IFW Dresden) fest, welche Unterstützungsleistungen Ausgründungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vorstandsmitgliedern des IFW Dresden in der Gründungsphase gewährt werden können. vor, dass das IFW Dresden gemeinsam mit der Ausgründung (geförderte) Kooperationsverträge abschließt und so gemeinsame Innovationsvorhaben umgesetzt werden. Hierdurch kann die Ausgründung Einnahmen erzielen. Eine weitere Unterstützungsleistung, die jedenfalls zur Kostenersparnis bei der Ausgründung führen wird, ist in der Leitlinie der Leibniz Gemeinschaft zu Mitarbeiterausgründungen Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ geben einen Überblick über die von der Leibnitz-Gemeinschaft angebotenen Unterstützungsleistungen zur Förderung von Mitarbeiterausgründungen. Die möglichen Leistungen umfassen Beratungsdienstleistungen und eine Vielzahl an Unterstützungsdienstleistungen im Bereich personeller, infrastruktureller und unternehmensbezogener Förderung sowie der Unternehmensbeteiligung. Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ wurden auf Basis der „Vorschläge zum Katalog für Unterstützungsmaßnahmen zu Mitarbeiterausgründungen“ der Leibniz- Gemeinschaft (Beschluss des Präsidiums vom 14. Oktober 2014) sowie der Leitlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 01. Juni 2012 zur „Beteiligung von Forschungseinrichtungen an Ausgründungen zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers“ beschlossen. vorgesehen. Danach kann das IFW Dresden im Rahmen der vorgesehenen Grundfinanzierung Mittel für die Prüfung der Frage einsetzen, ob ein erzieltes FuE-Ergebnis technisch und wirtschaftlich als Basis einer Ausgründung geeignet ist.
Bei externen Investorinnen und Investoren treffen die Gründungsteams häufig auf die Vorgabe, Kapital nur gegen den Nachweis der Einräumung von Nutzungsrechten zu erhalten. Die Einräumung von Nutzungsrechten selbst erfolgt sinnvollerweise aber erst an die ausgegründete Gesellschaft. Über diesen Zwiespalt hilft der LOI bzw. der Term Sheet hinweg, in dem das IFW Dresden der zu gründenden Gesellschaft die Nutzungsrechte zusichert (vgl. Ziffer 3). Aus Sicht des Gründungsteams ist es darüber hinaus von entscheidender Bedeutung so frühzeitig wie möglich potenziellen Investorinnen und Investoren offenzulegen, unter welchen Rahmenbedingungen die Übertragung bzw. Nutzung des für die Ausgründung relevanten IP durch das IFW Dresden erfolgt. Denn regelmäßig kann das IFW Dresden keine Garantien und/oder Freistellungserklärungen im Hinblick auf den Bestand sowie Freiheit von Rechten Dritter des IP gegenüber der Ausgründung abgeben, was künftige Investorinnen und Investoren akzeptieren und in ihre Finanzierungsentscheidung einbeziehen müssen.
Formal gestaltet sich die Finanzierung der Ausgründungen durch Investorinnen und Investoren vielfältig und ist fortwährend in der Weiterentwicklung. Die wohl bekannteste Form der Finanzierung von Ausgründungen ist wohl Venture Capital, bei dem externe Kreditgeberinnen und Kreditgeber gegen die Gewährung von Geschäftsanteilen Finanzmittel geben. Dabei zielt die Finanzierung ohne die Stellung klassischer Sicherheitsmittel darauf ab, Mitsprachrechte bei strategischen Entscheidungen und Kontrollrechte bei der Mittelverwendung zu erhalten, um so Renditen zu erhöhen und die Geschäftsanteile später maximal gewinnbringend zu veräußern (Exit). Häufig kommt auch die Bereitstellung von Kapital in Form von Wandeldarlehen vor, für den sich bereits ein hoher Standardisierungsgrad herausgebildet hat und der auch über den INVEST-Zuschuss für Wagniskapital mittels staatlicher Zuwendung förderfähig ist (https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/invest.html). Es entstehen aber auch immer neue Finanzierungsformen wie etwa Wandeldarlehen nach dem „Simple agreement for future equity“ („SAFE“).

Formal gestaltet sich die Finanzierung der Ausgründungen durch Investorinnen und Investoren vielfältig und ist fortwährend in der Weiterentwicklung. Die wohl bekannteste Form der Finanzierung von Ausgründungen ist wohl Venture Capital, bei dem externe Kreditgeberinnen und Kreditgeber gegen die Gewährung von Geschäftsanteilen Finanzmittel geben. Dabei zielt die Finanzierung ohne die Stellung klassischer Sicherheitsmittel darauf ab, Mitsprachrechte bei strategischen Entscheidungen und Kontrollrechte bei der Mittelverwendung zu erhalten, um so Renditen zu erhöhen und die Geschäftsanteile später maximal gewinnbringend zu veräußern (Exit). Häufig kommt auch die Bereitstellung von Kapital in Form von Wandeldarlehen vor, für den sich bereits ein hoher Standardisierungsgrad herausgebildet hat und der auch über den INVEST-Zuschuss für Wagniskapital mittels staatlicher Zuwendung förderfähig ist (https://www.bmwk.de). Es entstehen aber auch immer neue Finanzierungsformen wie etwa Wandeldarlehen nach dem „Simple agreement for future equity“ („SAFE“).

Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Finanzierungsarten, wie die Möglichkeit einen Teil des benötigten Kapitals über herkömmliche Bank- oder Förderkredite, Crowdfunding oder Crowdinvesting einzunehmen. Gegebenenfalls kommt das Gründungsteam für ein Inkubator- oder Accelerator-Programm in Frage.

9. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Beschäftigung in IFW Dresden und bei Ausgründung

Im Hinblick auf die Personen des Gründungsteams, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am IFW Dresden sind, ist zu klären, ob diese ihre Tätigkeit für das IFW Dresden beenden oder aussetzen müssen oder in Form einer Nebentätigkeit weiter ausüben können.
Sollen/Wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter in einem Arbeitsverhältnis zum IFW Dresden verbleiben, kommen folgende Maßnahmen in Betracht.
  • Nebentätigkeit
Zur Gründung des Unternehmens muss diese als Nebentätigkeit erlaubt werden. Vorab ist zu prüfen, ob die Nebentätigkeit mit den Pflichten im Arbeitsverhältnis zum IFW Dresden vereinbar ist. Diese Prüfung auf Vereinbarkeit sollte regelmäßig in gewissen Zeitabständen von etwa einem Jahr erneut erfolgen. Die Genehmigung ist auf eine bestimmte Tätigkeit und auf einen bestimmten Zeitumfang zu beschränken. Sollte aus Sicht der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters eine Änderung gewünscht sein, müssen diese das IFW entsprechend informieren, damit eine erneute Prüfung und Entscheidung über die Nebenbeschäftigung und deren Umfang getroffen werden kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind schließlich darauf hinzuweisen, dass sie etwaige Interessenkonflikte zu melden haben, auch wenn diese erst im Laufe der Nebenbeschäftigung auftreten. Auch hinzuweisen ist darauf, dass die Institutsanweisung „Umgang mit Interessenkonflikten bei Rechtsgeschäften mit kommerziellen Unternehmen und mit Familienangehörigen am IFW Dresden e.V.“ und das darin geregelte Clearingverfahren zu beachten sind.
  • Teilzeitbeschäftigung
Sofern die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter zusätzliche zeitliche Ressourcen zur Gründung des Unternehmens benötigt, kann eine befristete Verringerung der Arbeitszeit im Arbeitsverhältnis mit dem IFW Dresden vereinbart werden. Vorab zu prüfen ist, ob diese mit den Belangen vom IFW Dresden vereinbar ist.
  • unbezahlter Sonderurlaub oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Rückkehrzusage
Auch kann mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter unbezahlter Sonderurlaub bis zu drei Jahre im Arbeitsverhältnis mit dem IFW Dresden vereinbart werden.
Soll das Arbeitsverhältnis zum IFW Dresden für die Gründung des Unternehmens (zumindest vorübergehend) beendet werden, kommen folgende Maßnahmen in Betracht:
  • Abfindungen
Ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann eine Abfindung bis zu einem Monatsgehalt je Beschäftigungsjahr gewährt werden.
  • Wiedereinstellungszusage
Ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann für die Dauer von bis zu 5 Jahren eine Wiedereinstellungszusage gegeben werden unter dem Vorbehalt, dass eine besetzbare Stelle zur Verfügung steht. In diesem Falle ist ebenfalls zu vereinbaren, dass gewährte Abfindungen im Fall der Wiedereinstellung zurückzuzahlen sind.
Außerdem sollte geklärt werden, ob und wenn ja in welchem Umfang während der Arbeitszeit an der Ausgründung, an der Weiterentwicklung/Optimierung des benötigten IP gearbeitet werden darf. Letzteres wird sicherlich nahezu immer im Interesse des IFW Dresden sein. Nicht ohne weiteres vereinbar mit den arbeitsvertraglichen Aufgaben ist aber gegebenenfalls die Aufwendung von bspw. Arbeitszeit in die Planung und Organisation der Ausgründung als solches. Es sollte geklärt werden, welche gründungsspezifischen Tätigkeiten des Gründungsteams von dem IFW Dresden gestattet und wie unterstützt werden. Schließlich gilt es auch den Umstand zu beachten, ob das Gründungsteam auch aus externen Personen besteht. Denn deren Mitwirkung kann unter Umständen Einfluss darauf haben, dass das IP nicht vollständig beim IFW Dresden entsteht. Darüber hinaus ist zu klären, ob diese externen Dritten separat zur Geheimhaltung zu verpflichten sind, denn eine unbefugte Offenlegung von vertraulichen Informationen kann neuheitsschädlich sein und damit zum Verlust des IP führen.

10. Langfristige Bindung im Rahmen der Forschungszusammenarbeit

Um die Zusammenarbeit des IFW Dresden mit der ausgegründeten Gesellschaft auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen, bedarf es nach der Ausgründung des Abschlusses entsprechender Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen bzw. Kooperationsvereinbarungen zwischen dem IFW Dresden und der neu gegründeten Gesellschaft. In diesem Zusammenhang sieht die IA Ausgründung Mit der „Institutsanweisung Gewährung von Unterstützungsleistungen für Ausgründungen“ (kurz IA Ausgründung), Stand Dezember 2020, legt das Leibnitz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (kurz IFW Dresden) fest, welche Unterstützungsleistungen Ausgründungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Vorstandsmitgliedern des IFW Dresden in der Gründungsphase gewährt werden können. in Ziff. 5.2.4. explizit vor, dass das IFW Dresden die Ausgründung bspw. dadurch unterstützen kann, dass diese in eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte des IFW Dresden einbezogen wird.
Darüber hinaus können die Parteien auch im Rahmen von Kooperationsverträgen gemeinsam aktiv werden. Die gemeinsamen Aktivitäten können nach Ziff. IV Nr. 3 der Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ geben einen Überblick über die von der Leibnitz-Gemeinschaft angebotenen Unterstützungsleistungen zur Förderung von Mitarbeiterausgründungen. Die möglichen Leistungen umfassen Beratungsdienstleistungen und eine Vielzahl an Unterstützungsdienstleistungen im Bereich personeller, infrastruktureller und unternehmensbezogener Förderung sowie der Unternehmensbeteiligung. Die „Leitlinien der Leibniz-Gemeinschaft für Mitarbeiterausgründungen“ wurden auf Basis der „Vorschläge zum Katalog für Unterstützungsmaßnahmen zu Mitarbeiterausgründungen“ der Leibniz- Gemeinschaft (Beschluss des Präsidiums vom 14. Oktober 2014) sowie der Leitlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) vom 01. Juni 2012 zur „Beteiligung von Forschungseinrichtungen an Ausgründungen zum Zwecke des Wissens- und Technologietransfers“ beschlossen. darin münden, dass die Parteien gemeinsame Marketingstrategien entwickeln.
Schließlich kann die weitere Zusammenarbeit in der (fortwährenden) Überlassung der Nutzung von Materialien, Maschinen, Geräten und Laboren bestehen (beachte diesbezüglich Ziff. 4 dieses Leitfadens). Hierbei ist aber darauf zu achten, dass diese Verträge dem Vergleich mit marktüblichen Konditionen standhalten müssen.